Comment enregistrer une marque à l'international?

Pour enregistrer une marque fédérale — Par exemple, en Europe, pour enregistrer une marque fédérale, un registrant doit déposer une demande auprès de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO).

Une marque est un mot, un slogan, une phrase, un symbole, un dessin ou toute combinaison de ceux-ci qui constitue un nom de marque et est utilisé pour différencier certains produits ou services par rapport à d'autres. L'enregistrement d'une marque de commerce, même s'il n'est pas obligatoire, avisera le public de la propriété du titulaire de la marque et lui donnera le droit exclusif d'utiliser la marque en rapport avec ses produits et services couverts dans la juridiction dans laquelle il est enregistré. Il n'y a pas un seul enregistrement qui donnera une protection et une reconnaissance internationales complètes, mais les étapes suivantes décrivent comment naviguer dans la protection internationale de votre marque.

Partie 1 sur 3: enregistrement de la marque au niveau national

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Créer la marque. La marque que vous créez doit pouvoir être enregistrée. Cela signifie qu'il est conforme aux lois et ne risque pas d'être confondu avec d'autres marques. En d'autres termes, la marque ne devrait pas être similaire à d'autres marques en ce qui concerne son apparence, son son ou sa compréhension et elle ne devrait pas représenter des produits ou services identiques ou similaires.
- Vous devez vous efforcer de créer une marque forte, c'est-à-dire suffisamment distinctive pour empêcher une autre partie de l'utiliser.
- Si la marque comprend du texte, il doit être facile à lire, à épeler et à prononcer. Il doit également être facile à retenir dans toutes les langues pertinentes.
- Évitez les marques qui ont des connotations négatives ou indésirables dans n'importe quelle langue et efforcez-vous de créer une marque qui s'adapte aux publicités dans toutes les cultures dans lesquelles elle sera promue.
- Évitez les marques qui pourraient être considérées comme génériques ou descriptives, qui ne sont principalement que le nom de famille d'une personne ou qui font référence à une personne vivante sans son autorisation écrite. Vous ne pouvez pas non plus enregistrer des marques avec des objets interdits, tels que simplement des noms commerciaux ou des drapeaux officiels d'une entité politique ou des marques restreintes par la loi (par exemple, Smokey Bear).
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Préparez-vous à enregistrer la marque au niveau national. La plupart des pays ont une procédure spécifique à suivre pour enregistrer une marque au niveau national. Par exemple, en Europe, pour enregistrer une marque fédérale, un registrant doit déposer une demande auprès de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO). Pour créer une base pour l'enregistrement d'une marque auprès de l'USPTO, un déclarant doit:
- Identifiez le format de votre marque et déterminez si votre marque sera: (1) au format de caractères standard, c'est-à-dire que la marque de commerce se compose uniquement de mots, de lettres, de chiffres ou de toute combinaison de ceux-ci sans style, police, taille, couleur ou conception; (2) un format stylisé/design, ou (3) une marque sonore.
- Identifiez les produits et services applicables auxquels la marque s'appliquera. Le manuel d'identification de l'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) contient une liste d'identifications appropriées de produits et de services.
- Recherchez dans la base de données le système de recherche électronique des marques (TESS) du site Web de l'USPTO pour effectuer une recherche gratuite afin de déterminer que votre marque n'est pas susceptible d'être confondue avec une marque enregistrée ou une demande en attente déjà existante. Assurez-vous de comprendre le fonctionnement du système TESS, ce qu'il comprend et comment interpréter les résultats de la recherche avant de l'utiliser.
- Décidez si vous devez déposer sous la base «utilisation dans le commerce» ou la base «intention d'utiliser». Si vous avez déjà utilisé la marque dans le commerce interétatique (c'est-à-dire dans le commerce entre états ou entre les États-Unis et un pays étranger), vous pouvez déposer sous la base d'«utilisation dans le commerce». Si vous ne l'avez pas encore fait, mais que vous avez l'intention réelle d'utiliser la marque dans un avenir proche, vous devez déposer votre demande sur la base de l'«intention d'utiliser». Vous disposerez alors de plus de trois ans pour commencer l'utilisation effective, afin d'obtenir votre enregistrement, en supposant que votre demande soit acceptée.
- Notez que toute personne se préparant à déposer une demande d'enregistrement de la marque dans d'autres pays doit également effectuer les recherches nécessaires pour des marques similaires dans chacun de ces pays, comme cela peut s'appliquer aux produits ou services dans les classifications connexes. Si une marque similaire est déjà utilisée ou enregistrée dans d'autres pays, votre enregistrement national peut ne pas y être exécutoire, même s'il est accordé par l'USPTO.
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Déposez la demande au niveau national. Connectez-vous au site Web de l'USPTO, remplissez et déposez la demande via le système de demande électronique de marque (TEAS). Les demandes papier peuvent également être obtenues en appelant le Centre d'assistance aux marques (1-800-786-9199).
- La demande doit contenir toutes les informations nécessaires, y compris les pièces jointes, pour l'examen, y compris un dessin de la marque (le cas échéant) et un «spécimen» de la marque en usage sur les produits ou services (en cas de demande sous «usage dans le commerce»), et toutes autres autorisations, références ou clauses de non-responsabilité qui pourraient être nécessaires.
- L'avocat examinateur examinera le dossier et déterminera si la demande et la marque sont conformes aux règles et aux lois, examinera la marque et déterminera si elle est en conflit avec d'autres marques enregistrées ou des demandes en instance. L'avocat rendra une décision d'approuver la demande ou de la rejeter. Le rejet se fera sous la forme d'une action administrative, ce qui explique les raisons du rejet.
- L'action du bureau doit être répondue, pour expliquer comment la lacune sera corrigée, dans les six mois ou la demande sera considérée comme abandonnée. La demande ne peut être modifiée que de manière spécifique et limitée, si nécessaire, et certains rejets obligent le demandeur à tout recommencer. Par exemple, une demande au nom d'une personne (entité) qui ne détient pas les droits de marque peut entraîner la nullité de la demande.
- Une fois qu'une demande est jugée acceptable, la marque est "publiée pour opposition", commençant une période de 30 jours au cours de laquelle d'autres peuvent déposer une raison pour laquelle la marque ne devrait pas être enregistrée. S'il n'y a pas d'opposition, ou s'il est résolu en faveur du demandeur, l'enregistrement de la marque est autorisé.
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Envisagez de faire appel à un avocat en marques. Un avocat peut vous aider à créer une marque forte, à remplir votre demande et à la déposer correctement. L'aide d'un avocat sera également inestimable pour traiter les détails techniques d'une "action administrative", ou un litige "d'opposition", et lorsqu'il s'agit de protéger votre marque une fois qu'elle est enregistrée. Trouvez un avocat spécialisé dans les marques et la propriété intellectuelle, plutôt qu'un généraliste.

La protection internationale d'une marque peut également être assurée par l'enregistrement de la marque dans chaque pays.

Partie 2 sur 3: décider dans quels autres pays s'inscrire

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Déterminez quel type de protection internationale est justifié. Considérez où vous voulez que la marque soit protégée en plus de votre pays de résidence.
- Pour décider dans quels pays vous pourriez souhaiter la protection et la reconnaissance de votre marque, réfléchissez aux pays dans lesquels vos produits ou services sont actuellement disponibles.
- De plus, réfléchissez aux pays dans lesquels vos produits et services pourraient être disponibles à l'avenir, car l'utilisation réelle n'est pas une condition préalable au dépôt.
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Effectuer une recherche internationale. Tout comme le bureau de l'USPTO exige une recherche nationale des marques identiques ou similaires déjà existantes, il est sage de déterminer si des marques similaires ou identiques existent au niveau international, ou dans les juridictions étrangères où vous avez déterminé que la protection et la reconnaissance sont nécessaires.
- Certains pays, mais pas tous, ont leurs propres bases de données consultables.
- Pour d'autres options pour effectuer une recherche de marques sur une base internationale, contactez une entreprise spécialisée dans cette recherche ou en utilisant le registre national des marques.
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Déterminez à quels traités ou pactes internationaux votre pays appartient. Vérifiez si votre pays a conclu des accords de marque avec d'autres pays. Certains accords internationaux, qui permettront à un enregistrement de marque d'être reconnu dans plusieurs autres pays, existent. Bien que d'autres étapes soient nécessaires, l'enregistrement national peut servir de base à la demande auprès de l'ensemble des pays parties à l'accord. Par example:
- Une marque américaine ne protège pas automatiquement la marque dans un autre pays, mais une demande en instance auprès de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) ou un enregistrement auprès de l'USPTO peut constituer la base d'une demande de marque internationale qui peut être reconnue dans un certain nombre d'autres pays si certaines mesures supplémentaires sont prises.
- Les États-Unis sont partie au Protocole de Madrid, qui permet à un registrant de déposer une seule «demande internationale» et si cette demande est acceptée, la marque sera reconnue et protégée dans les pays qui sont également parties au Protocole de Madrid.
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Considérez d'autres accords. Si le pays où vous vous êtes enregistré initialement n'a pas d'accord avec les pays dans lesquels vous cherchez une protection, recherchez d'autres accords qui couvrent les pays dans lesquels vous souhaitez vous enregistrer. Ceux-ci peuvent inclure:
- la marque communautaire (MC), qui offre une protection dans les pays de l'Union européenne (UE);
- la Convention de Paris, qui couvre 175 pays;
- l' Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO), créée par les pays africains anglophones;
- l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), qui a été formée par les pays francophones d'Afrique; et
- le Pacte andin, qui offre une protection en Bolivie, en Colombie, en Équateur et au Pérou.

Qui permettront à un enregistrement de marque d'être reconnu dans plusieurs autres pays — Certains accords internationaux, qui permettront à un enregistrement de marque d'être reconnu dans plusieurs autres pays, existent.

Partie 3 sur 3: dépôt auprès des bureaux ou organisations appropriés

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Trouvez le bon bureau ou la bonne organisation. Si le pays souhaité dans lequel vous recherchez une protection internationale est partie à un accord, un pacte ou un traité, contactez cette organisation pour déposer les documents appropriés afin d'obtenir l'enregistrement de votre marque. Si le pays n'est pas partie à un accord ou à un pacte, recherchez l'office des marques du pays concerné.
- Par exemple, si le pays dans lequel vous recherchez une protection est partie au Protocole de Madrid, déposez une demande internationale auprès du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
- La protection internationale d'une marque peut également être assurée par l'enregistrement de la marque dans chaque pays. Visitez le site Web de l'OMPI pour obtenir un répertoire des offices des marques de chaque pays.
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Payer les frais requis. En cas de dépôt conformément au Protocole de Madrid, visitez le site Web de l'OMPI pour un calculateur de taxes afin de déterminer le montant correct à payer pour une demande internationale en vertu du Protocole de Madrid. Visitez les sites Web de l'autre organisation ou le répertoire des offices des marques de chaque pays pour calculer les frais requis si vous déposez auprès d'une autre organisation ou du pays spécifique en dehors des États-Unis où la protection est demandée.
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Gardez votre marque. Une partie du maintien de votre marque nécessite votre propre utilisation de la marque et le contrôle de l'utilisation de la marque par d'autres parties.
- Pour vous assurer que vos droits n'expirent pas pour non-utilisation, assurez-vous d'utiliser la marque dans les lieux où elle est enregistrée. Bien que les règles concernant l'expiration de l'enregistrement pour non-usage varient, dans certaines juridictions, cinq ans de non-usage suffisent pour révoquer la propriété de la marque.
- Si une partie utilise votre marque de manière inappropriée ou enfreint, il est important de prendre des mesures rapides pour protéger votre marque. La réponse appropriée à la contrefaçon va de l'émission de lettres de cessation et d'abstention au dépôt d'une action en contrefaçon.

Mais les étapes suivantes décrivent comment naviguer dans la protection internationale de votre marque — Il n'y a pas un seul enregistrement qui donnera une protection et une reconnaissance internationales complètes, mais les étapes suivantes décrivent comment naviguer dans la protection internationale de votre marque.

Conseils

Il est fortement recommandé de demander l'aide d'un avocat expérimenté, qui peut vous aider à créer une marque éligible à l'enregistrement, à rechercher dans les bases de données, à préparer vos demandes, à envisager la protection internationale appropriée et à travailler avec la marque de chaque pays concerné. bureau ou organisation de marques. Cela peut vous faire gagner un temps précieux et, peut-être, éviter des coûts inutiles, tout en vous garantissant une protection internationale aux bons endroits.
En Europe, l'enregistrement fédéral est facultatif et une marque peut être enregistrée dans un ou plusieurs États, ce qui est également facultatif. Une recherche d'autorisation complète, avant toute utilisation ou dépôt en Europe, devrait inclure toute utilisation ou enregistrement de marques similaires partout en Europe, y compris les États, afin de mieux éviter les conflits ultérieurs.
L'enregistrement d'une marque dans un État américain n'est pas admissible à une extension internationale, telle que prévue par le Protocole de Madrid, et ne permet pas au propriétaire d'utiliser le symbole d'enregistrement du cercle-R: ®.

Mises en garde

Les utilisateurs de marques existantes mais non enregistrées en Europe peuvent avoir des droits légaux qui prévalent sur l'utilisation ou l'enregistrement ultérieur par vous ou par d'autres lorsqu'ils sont appliqués par les tribunaux étatiques ou fédéraux. La preuve d'une telle utilisation continue peut également fournir une base pour «l'opposition» de votre demande ultérieure à l'USPTO pour une marque «d'une similarité prêtant à confusion».

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