Comment se défendre contre les litiges relatifs aux marques en ligne?
Un procès en matière de marque commence lorsque le demandeur dépose une plainte auprès d'un tribunal qui allègue que vous portez atteinte à sa marque.
Une marque est un mot, une expression, un symbole, un dessin ou une combinaison de ces éléments qui identifie et distingue la source d'un ensemble de produits d'un autre. Des exemples de marques incluent les lettres «NBC», le logo des arches de McDonald's, le slogan «Just Do It» de Nike et la forme d'une bouteille de Coca Cola. Les marques sont de plus en plus visibles en ligne en raison de la quantité de produits vendus et distribués sur Internet. Si vous avez une présence en ligne, les entreprises peuvent voir votre site Web et contester votre utilisation de marques potentielles au motif que vous enfreignez leur propriété intellectuelle (PI). Les différends peuvent prendre de nombreuses formes et chaque type de différend nécessite des tactiques de défense spécifiques. Exemples de Les litiges relatifs aux marques comprennent les lettres de cessation et de désistement et les poursuites en contrefaçon. Si vous vous défendez contre l'une de ces actions, vous pouvez également envisager de contester la marque au centre de votre litige.
Méthode 1 sur 3: répondre à une lettre d'interdiction et de désistement
- 1Lis la lettre. Une lettre de cessation et de désistement est envoyée par la poste ou par courrier électronique et indique ou suggère que vous enfreignez la marque de quelqu'un d'autre et que vous devez vous arrêter. Si vous recevez une de ces lettres, prenez-la au sérieux. La lettre doit expliquer comment l'individu ou l'entreprise pense que vous portez atteinte à sa marque et elle doit demander une réponse.
- La lettre de cessation et de désistement est presque toujours un précurseur de litige. C'est une excellente occasion pour vous de résoudre le différend avant qu'il ne s'aggrave.
- 2Consultez un avocat. Avant de répondre à la lettre, envisagez de parler à un avocat spécialisé en propriété intellectuelle. L'avocat pourra vous aider à analyser la force des affirmations de l'autre partie et pourrait suggérer une réponse appropriée. Dans le monde de la propriété intellectuelle, il y aura des avocats spécialisés dans les marques. Pour en trouver un, utilisez le service de référence des avocats de votre barreau d'État. Par exemple, en Californie, vous pouvez appeler le barreau de l'État et répondre à quelques questions sur votre problème juridique. Une fois terminé, une personne vous enverra des informations sur un certain nombre d'avocats qualifiés dans votre région.
- Lorsque vous rencontrez des avocats potentiels, assurez-vous de leur poser des questions spécifiques sur votre cas. De plus, assurez-vous de demander si leurs clients habituels sont des plaignants ou des défendeurs. Bien que vous ne soyez ni l'un ni l'autre à ce stade, vous voulez un avocat habitué à se défendre contre les réclamations pour contrefaçon.
- Assurez-vous également de vous renseigner sur les frais. Alors que la plupart des avocats facturent leurs services, vous pourrez peut-être en trouver un qui offrira des services gratuits ou à coût réduit. L'Office européen des brevets et des marques (USPTO) a récemment travaillé pour augmenter le nombre de services gratuits disponibles.
- 3Répondez en conséquence. Si vous ou votre avocat estimez qu'il serait préférable de répondre à la lettre d'interdiction, vous pouvez le faire de différentes manières. Si vous pensez fermement que vous ne portez atteinte à aucune marque, vous pouvez répondre et refuser catégoriquement la contrefaçon. Cependant, si vous le faites, vous risquez de vous opposer à l'autre partie, ce qui peut entraîner des litiges inévitables.
- D'autre part, vous pouvez répondre et demander plus d'informations concernant leur réclamation. Par exemple, vous pouvez demander des preuves plus spécifiques sur les raisons pour lesquelles il ou elle pense que vous enfreignez.En outre, vous pouvez vous renseigner sur leurs dates de première utilisation (pour voir si vous utilisiez la marque en premier), si leur marque est enregistrée au niveau fédéral, et où, géographiquement, leur marque est utilisée. Toutes ces questions vous aideront à comprendre le différend et comment procéder.
- 4Choisissez de ne rien faire. Certaines lettres sont envoyées pour intimider et effrayer des personnes comme vous. Dans ces cas, la personne qui envoie la lettre essaie de vous induire en erreur en espérant que vous cesserez d'utiliser la marque ou que vous commencerez à payer pour son utilisation. Si vous ou votre avocat ne trouvez aucun mérite à la lettre qui vous a été envoyée, il se peut que vous ne répondiez pas du tout.
- Cependant, ne pas répondre peut entraîner des ramifications juridiques à l'avenir. Si vous êtes jugé responsable de la contrefaçon et que vous n'avez pas répondu à la lettre initiale de cesser et de s'abstenir, le tribunal peut vous trouver imprudent et vous demander de payer davantage de dommages-intérêts à l'autre partie.
Dans ce scénario, vous pouvez essayer d'obtenir une licence pour utiliser la marque déposée de l'autre personne à des conditions mutuellement acceptables. - 5Négociez avec le propriétaire de la marque. Si vous ne pensez pas que vous portez atteinte à la marque de quelqu'un d'autre, mais que vous souhaitez y répondre, vous pouvez essayer de régler votre litige et leur faire envoyer une lettre indiquant que vous ne contrevenez pas. Pour ce faire, vous devrez fournir à l'autre partie la preuve que votre marque est différente ou qu'elle n'a pas de protection sur la marque en usage. Si vous pouvez le faire, vous devez demander à l'autre partie de conclure un accord écrit indiquant qu'aucune infraction n'a été commise.
- De nombreuses lettres peuvent résulter des efforts trop zélés d'un propriétaire de marque pour protéger sa marque du moindre empiétement sur ce qu'il croit être la portée de ses droits. Une simple réponse pour leur dossier peut suffire à résoudre le problème, là où ils sont satisfaits de votre explication.
- Une autre situation dans laquelle vous pourriez envisager de négocier est si vous constatez que vous portez atteinte à la marque de quelqu'un, même si c'est par inadvertance. Dans ce scénario, vous pouvez essayer d'obtenir une licence pour utiliser la marque déposée de l'autre personne à des conditions mutuellement acceptables. Si vous acceptez une licence, vous paierez généralement des frais pour la possibilité d'utiliser la marque de l'autre personne.
- Une autre façon de résoudre un litige peut être que vous acceptiez d'insérer une «clause de non-responsabilité» dans certaines de vos publicités, lorsque l'autre partie a affirmé que votre utilisation crée un risque de confusion. Par exemple, si votre marque est «Jon-Bilt» pour l'équipement de magasin et de ferme et qu'une autre entreprise vend du matériel de cuisine sous la marque «Johnbilt», vous pourriez accepter d'inclure des mots indiquant que «Jon-Bilt n'est pas affilié à Johnbilt produits de Johnson Corporation. " Cela peut également vous aider à passer gracieusement à une marque plus distinctive de votre choix.
Méthode 2 sur 3: se défendre contre un procès pour contrefaçon
- 1Attendez le service du processus. Un procès en matière de marque commence lorsque le demandeur dépose une plainte auprès d'un tribunal qui allègue que vous portez atteinte à sa marque. La plainte vous désignera comme partie et le plaignant devra vous signifier une copie de la plainte ainsi qu'une assignation. L'assignation est un avis du tribunal vous obligeant à répondre à la poursuite du demandeur dans un certain délai.
- Si vous recevez une plainte et une convocation, lisez-les et passez rapidement à l'action.
- 2Engagez un avocat. Dès que vous êtes sanctionné par une action en justice pour contrefaçon, contactez un avocat spécialisé dans la défense de la propriété intellectuelle. Si vous n'en connaissez pas, contactez le service de référence des avocats de votre barreau d'État. Après avoir répondu à quelques questions sur votre litige, vous recevrez les coordonnées d'un certain nombre d'avocats qualifiés.
- Rencontrez un avocat dès que possible pour discuter de votre cas. Vous ne disposez que d'un temps limité pour répondre (généralement entre 21 et 30 jours).
- Bien que vous manquiez de temps, assurez-vous de choisir un avocat en qui vous avez confiance et qui pourra gérer votre dossier avec succès. En plus de poser des questions sur votre cas particulier, assurez-vous également de poser des questions sur les frais.
- 3Déposer une réponse. Une fois que vous avez embauché un avocat (ou si vous vous représentez vous-même), votre première action dans le procès sera de déposer une réponse formelle. Une réponse que vous pouvez déposer est une «réponse». Votre réponse répondra à chaque paragraphe de la plainte du demandeur, admettant ou rejetant chaque allégation. Vous pouvez également déclarer que vous ne disposez pas de suffisamment d'informations pour répondre à des allégations spécifiques.
- De même, si la plainte vous nomme à tort comme le propriétaire de la marque prétendument contrefaite, vous voudrez refuser cette propriété et rejeter toute responsabilité légale dans votre réponse.
- C'est peut-être le moment d'envisager de déposer une «réclamation croisée» pour un jugement déclaratoire selon lequel vous ne portez pas atteinte à leur marque.
- 4Affirmez les défenses de la règle 12 (b). Au lieu de déposer une réponse, si les circonstances le permettent, vous pouvez invoquer des défenses contre les réclamations faites contre vous en déposant une requête auprès du tribunal. Si vous comptez faire valoir des défenses, certaines doivent être incluses avant de déposer votre réponse. Si vous n'incluez pas certains moyens de défense, vous pouvez renoncer à votre droit de les faire valoir à nouveau (cela ne s'applique pas à tous les moyens de défense). Par exemple, la règle 12 (b) des Règles fédérales de procédure civile prévoit les moyens de défense suivants qui pourraient s'appliquer à vous:
- Absence de compétence, ce qui indique au tribunal que vous ne pensez pas qu'il peut rendre un jugement contre vous parce qu'il n'a pas de compétence personnelle sur vous ou de compétence sur le sujet dans l'affaire.
- Service de procédure insuffisant, ce qui affirme que vous n'avez pas été correctement informé du procès et que le procès devrait donc être rejeté et le plaignant devrait réessayer.
- Omission de présenter une réclamation, qui affirme que le demandeur ne fait pas une réclamation reconnaissable et que, par conséquent, la poursuite doit être rejetée. De même, si le demandeur n'a pas «qualité» pour déposer une réclamation contre vous, cela peut faire partie d'une défense en vertu de la règle 12 (b).
- 5Servez l'autre partie. Une fois votre réponse ou requête rédigée, vous la déposerez auprès du tribunal et la signifierez au plaignant. Pour servir le plaignant, vous devez engager un tiers, généralement le bureau du shérif, pour remettre physiquement votre réponse ou requête au plaignant. Une fois que cela se produit, vous recevrez une preuve de signification qui devra peut-être également être déposée auprès du tribunal.
Si vous pensez fermement que vous ne portez atteinte à aucune marque, vous pouvez répondre et refuser catégoriquement la contrefaçon. - 6Participez à la découverte. Si le juge ne rejette pas votre poursuite sur une motion 12 (b), vous passerez probablement à la phase de découverte du litige. Au cours de la découverte, vous et le plaignant aurez l'occasion de collecter et d'échanger des informations importantes sur l'affaire. Vous pourrez recueillir des faits, parler avec des témoins et découvrir ce que le plaignant va dire au procès. Afin de mener une découverte, vous pourrez utiliser les outils suivants:
- Découverte informelle, qui comprend la discussion avec des témoins, la collecte de documents accessibles au public et la prise de photos.
- Les interrogatoires, qui sont des questions écrites auxquelles une autre partie ou un témoin devra répondre. Ces questions reçoivent une réponse sous serment et peuvent être utilisées au tribunal.
- Les dépositions, qui sont des entretiens officiels en personne avec des parties et des témoins. Ils se déroulent sous serment et les réponses peuvent être utilisées au tribunal.
- Les demandes de documents, qui sont des demandes formelles adressées à l'autre partie pour des documents non publics. Cela peut inclure des e-mails, des messages texte ou des mémos internes.
- Les assignations à comparaître, qui sont des ordonnances judiciaires exigeant que quelqu'un fasse quelque chose.
- 7Évaluez la force de votre cas. Après la découverte, vous devriez avoir une bonne idée de la qualité de votre défense. Dans une affaire de contrefaçon de marque, le demandeur doit prouver qu'il possède une marque valide, qu'elle a priorité sur vous et que votre marque est susceptible de semer la confusion chez les consommateurs. Si la marque de commerce du demandeur est enregistrée au niveau fédéral, le tribunal présume que le demandeur est propriétaire de la marque et qu'il a le droit exclusif de l'utiliser. Ces présomptions peuvent être réfutées.
- Votre cas se résumera généralement à la question de savoir si l'utilisation de votre marque risque de semer la confusion chez les consommateurs. Un tribunal examinera les preuves pour déterminer dans quelle mesure les deux marques sont similaires et si vos produits sont liés aux produits du demandeur.
- Si vous pensez pouvoir vous défendre contre une action en contrefaçon, vous pouvez déposer une requête en jugement sommaire ou aller en procès.
- Si vous pensez que votre cas est faible, vous pouvez essayer de régler le problème avant le procès.
- 8Déposer une requête en jugement sommaire. En tant que défendeur, vous aurez la possibilité de résoudre l'affaire avant même qu'elle ne soit jugée en déposant une requête en jugement sommaire. Cette requête est généralement déposée par le défendeur une fois la découverte terminée. Pour réussir, vous devez démontrer au tribunal, au moyen de preuves et d'affidavits, qu'il n'y a pas de véritable question de fait important et que vous avez droit à un jugement en droit.
- Le juge examinera toutes les preuves que vous fournissez et fera toutes les hypothèses en faveur du demandeur. Si, après examen, le juge pense qu'il n'y a aucun moyen pour le demandeur de gagner la cause, il se prononcera en votre faveur immédiatement.
- Si votre requête est rejetée parce que le tribunal croit qu'il existe des faits qui pourraient permettre au demandeur de gagner, le litige se poursuivra.
- 9Tentative de règlement. En dernier recours pour éviter un procès, il est généralement avantageux de contacter le plaignant et d'essayer de régler votre cas. Les pourparlers de règlement peuvent être informels ou prendre la forme de médiation ou d'arbitrage. Quelle que soit la forme, engagez des conversations de bonne foi dans l'espoir de parvenir à une solution.
- Au cours de discussions informelles, asseyez-vous avec le plaignant et discutez des points forts de votre cas. Parlez de ce que vous voulez en dehors de l'étui, qui est le plus susceptible d'utiliser la marque en litige. Essayez de trouver un terrain d'entente afin de parvenir à une résolution.
- Si les discussions informelles échouent, essayez la médiation. Pendant la médiation, un tiers neutre participera à vos entretiens avec le plaignant. Le tiers écoutera et essaiera de vous aider tous les deux à trouver une solution.
- Si tout le reste échoue, vous pouvez vous soumettre à l'arbitrage, qui permet à un tiers neutre d'écouter les preuves et d'agir en tant que juge. À l'issue de l'arbitrage, le tiers neutre émettra une proposition de règlement sur la base de ce qu'il ou elle a entendu au cours des séances.
- 10Aller au procès. Si vous ne pouvez pas régler votre cas, vous passerez probablement en jugement. Pendant le procès, vous et le plaignant aurez chacun l'occasion de présenter votre cas et de percer le cas de l'autre partie. Le juge analysera les arguments et les preuves présentés afin de conclure si vous avez enfreint une marque.
- Si vous gagnez au procès, vous pourrez utiliser la marque en litige et le plaignant n'aura aucune réclamation future. Cependant, le plaignant pouvait faire appel de la décision s'il estimait qu'il y avait une erreur de droit.
- Si vous perdez au procès, vous aurez également la possibilité de faire appel si vous pensez que le juge a commis une erreur de droit dans votre cas.
Méthode 3 sur 3: contester une marque
- 1Rechercher des enregistrements USPTO. En plus de vous défendre contre des actions intentées contre vous, vous pourriez envisager d'adopter une approche offensive pour protéger votre utilisation d'une marque. Quelle que soit l'approche proactive que vous adoptez, vous devez commencer par rechercher dans la base de données de l'USPTO afin d'en savoir plus sur la (possible) marque de commerce de l'autre personne. Si la marque de commerce de l'autre personne a été enregistrée au niveau fédéral ou est en cours de demande, vous pourrez la trouver à l'aide du système de recherche électronique des marques de l'USPTO (TESS).
- Si vous connaissez le numéro de série ou le numéro d'enregistrement de la demande de la personne, vous pouvez utiliser le système TSDR (Trademark Status and Document Retrieval) pour accéder aux enregistrements.
- L'utilisation de TESS et TSDR est gratuite mais compliquée. L'USPTO propose des didacticiels en ligne qui peuvent vous aider tout au long du processus de recherche.
- Si la marque d'une personne n'a pas été enregistrée au niveau fédéral, cela ne signifie pas qu'elle n'a pas de droits de marque. Le titulaire de la marque peut toujours avoir des droits de common law sur la marque. Ces droits naissent lorsqu'une personne utilise réellement la marque pour des produits ou services particuliers.
- Même une marque non enregistrée confère aux propriétaires des droits statutaires d'empêcher des tiers de "faire passer" d'autres produits sous une marque qui prête à confusion, en vertu de l'article 43 (a) de la loi fédérale Lanham. Des actions similaires peuvent être intentées en vertu des lois des États limitant la concurrence déloyale, y compris la contrefaçon de marque et la publicité mensongère.
Si vous vous défendez contre l'une de ces actions, vous pouvez également envisager de contester la marque au centre de votre litige. - 2Analysez les droits de marque d'un individu. Si vous trouvez des enregistrements fédéraux d'enregistrement ou de demande, analysez-les pour déterminer le type de marque qu'il possède, l'étendue de leurs droits de marque et si vous pensez que vous enfreignez.
- Si vous avez la certitude que vous ne portez pas atteinte à la marque de quelqu'un, ou qu'il ou elle enfreint réellement votre marque, vous devriez envisager de prendre les mesures appropriées pour mettre fin au litige en cours.
- 3Contester une demande d'enregistrement de marque. La Commission de procès et d'appel des marques (TTAB) est le tribunal administratif de l'USPTO. Ils sont chargés d'entendre et de trancher les affaires relatives aux questions d'enregistrement des marques. Ils ne sont pas compétents pour connaître des affaires de contrefaçon ou de concurrence déloyale. Si vous pensez que la demande d'enregistrement de marque fédérale d'une personne ne devrait pas être accordée parce que vous seriez endommagé si la marque était enregistrée, vous pouvez déposer une opposition pour empêcher sa délivrance.
- Vous devez déposer cette opposition dans les 30 jours suivant la publication de la demande au Journal officiel.
- Le TTAB mène les procédures de la même manière que les tribunaux fédéraux, de sorte qu'il peut y avoir des plaidoiries, des découvertes, des requêtes, des règlements et des procès.
- Pour plus d'informations sur la demande d'une procédure TTAB, contactez le TTAB.
- 4Contester un enregistrement de marque. En plus d'entendre les oppositions aux demandes, le TTAB peut également entendre les procédures d'annulation. Au cours de cette procédure, vous devrez montrer qu'un enregistrement existant doit être annulé car vous êtes, ou serez, endommagé par l'enregistrement.
- Ces procédures peuvent ressembler beaucoup aux procédures de la cour fédérale, vous devez donc vous préparer à déposer des plaidoiries, à participer à une enquête préalable, à rédiger des motions, à tenter de régler le problème et à aller au procès.
- Pour plus d'informations sur la demande d'une procédure TTAB, contactez le TTAB.
- 5Déposer une plainte. Si vous pensez que la participation à une procédure administrative ne résoudra pas votre problème (c'est-à-dire si votre litige ne concerne pas l'enregistrement d'une marque), vous devrez peut-être intenter une action en justice pour résoudre votre litige. Vous pouvez intenter une action en jugement déclaratoire afin de demander à un tribunal de déclarer que votre utilisation d'une marque ne constitue pas une contrefaçon de marque.
- Si vous êtes déjà le défendeur dans une action en justice, vous pouvez invoquer un certain nombre de moyens de défense affirmatifs ou de demandes reconventionnelles contre l'autre partie afin de contester la validité de la marque de commerce de l'autre partie.
- Les affaires de marques sont très sensibles aux faits, ce qui signifie qu'un petit changement dans l'évaluation de certains faits peut complètement inverser les chances de savoir quelle partie l'emportera. Seul un avocat en droit des marques dûment qualifié peut vous guider avec compétence à travers de telles questions.
- En ce qui concerne le "risque de confusion", selon la règle Dawn Donuts, même le propriétaire d'une marque déposée au niveau fédéral peut ne pas avoir le pouvoir d'empêcher quelqu'un d'autre d'utiliser une marque similaire dans une zone géographique où la marque enregistrée n'est pas réellement utilisé sur les produits à vendre. L'avènement des ventes sur Internet et des moteurs de recherche gratuits peut éventuellement diminuer l'utilité d'une telle défense.
Les exemples de litiges relatifs aux marques incluent les lettres de cessation et de désistement et les poursuites en contrefaçon. - Il existe de nombreux autres facteurs qui peuvent être évalués pour la question du "risque de confusion", en fonction des faits, y compris l'examen de la "notoriété" de la marque senior, de la "force" de la marque, de l'existence de nombreux autres éléments similaires. marques dans des domaines connexes, à quel point les marchés sont proches entre les deux marques, à quel point les consommateurs sont prudents et sophistiqués, s'il y a eu des preuves de "confusion réelle" sur le marché, depuis combien de temps la marque incriminée a coexisté sans aucune confusion réelle, et ainsi de suite.
- Par exemple, les services de recherche automobile «LEXUS» et «LEXIS» sont des marques phonétiquement identiques, et la marque senior LEXIS est «forte» sur son marché. Cependant, le tribunal fédéral a jugé que la sophistication et l'attention des consommateurs respectifs rendraient improbable la confusion entre les marques lorsqu'elles sont utilisées dans le contexte des voitures de luxe et des services de recherche. Données de Mead contre Toyota (2d cir.1989)
- Dans certaines circonstances, vous pourriez être en mesure de faire une demande reconventionnelle selon laquelle la valeur de la marque du plaignant a été perdue du fait de son incapacité à l'appliquer correctement bien avant la vôtre - un processus connu sous le nom de «générialisation».
- Si vous essayez d'enregistrer une marque et que quelqu'un dépose une opposition, vous pouvez choisir d'abandonner simplement votre demande, de poursuivre une autre marque et de vous fier à une autre protection, plutôt que de dépenser deux ans et 59700€ de frais juridiques liés à un lutte administrative pour une marque dans laquelle vous n'êtes pas fortement investi.
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